同一件专利可以同时申请发明和实用新型专利吗

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近，从国知局实用新型审查部流传出了关于打击低质量申请以及同日申请专利政策调整的实用新型审查新趋势，大概意思是：“由于当前同日申请数量太多，客观上增加了专利申请的数量，一种方案审查两次的审查程序严重消耗了审查资源，因此同日申请的实用新型授权后，同日申请的发明将在4年后再进入实质审查。”

虽然尚没有正式文件出台，但是国知局内部应该是已经按照以上操作方式在执行，代理机构首当其冲地感受到了该政策的直接不良影响，不少客户在近两三年所申报两报案件中的发明专利申请迟迟收不到审查意见通知书，依目前形势来看专利授权仍然遥遥无期。如果您的两报申请中发明专利申请迟迟收不到审查意见，可能就是因为上述操作的影响。那么问题来了，同日申请专利政策调整之后，以后到底还能不能“一案两报”呢？
上图中两报专利申请中的发明申请快三年还在等待提案
在了解能不能之前，我们需要先简单了解什么是“一案两报”。发明和实用新型是我国专利制度中重要的两种专利类型，根据《专利法》第2条的规定，发明是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案，实用新型是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。可见，如果申请人希望对产品进行专利保护，那么既可以选择申请发明专利，也可以选择申请实用新型专利。
而根据专利法的规定，发明和实用新型对于产品的保护区别主要体现在发明创造的高度、审查流程和保护期限上，其中发明的要求是“具有突出的实质性特点和显著的进步”，而实用新型仅要求“具有实质性特点和进步”，也即专利法对于发明的创造高度要求更高；实用新型初审合格后即授权，而发明除了初审之后还具有较长的实审过程；实用新型的保护期限仅为10年，而发明具有长达20年的保护期限。

因此，基于上面这些区别，当申请人在对产品进行专利保护规划时，就可以根据待保护产品的创造高度、生命周期以及企业的市场策略等因素来选择保护期限较短但审查周期也较短的实用新型或者选择保护期限更长且权利更为稳定的发明，从而实现为匹配的产品专利保护。但是在某些情况下，申请人既希望能够尽快获得专利授权和专利保护，又希望能够拥有较长的保护期限和较强的保护力度，同时在申请或维权时获得“双保险”，那么此时就可以考虑采取“一案两报”的申请策略，即对一个产品技术方案同时申报发明和实用新型两件专利申请的申请策略。
在我国专利法中，涉及上述申请策略的条款包括《专利法》第9条（下称法9条）和《专利法实施细则》第41条（下称细则41条），其中法9条规定了避免重复授权的原则并对同一申请人同日申请发明和实用新型的情形设定了特例，而细则41条则对申请时需提交同日申请声明以及在审查过程中可以通过放弃实用新型专利权获得发明授权等的操作方式进行了细化规定。
由此在一案两报的常规操作中，申请人会选择在同一天就同一个产品技术方案同时递交发明专利申请和实用新型专利申请并且在二者的请求书中进行同日申请声明，随后满足授权条件的实用新型专利申请通常会在较短时间内被授予专利权，此时企业可以就已获得的实用新型专利权行使权利，尽早上市专利产品并占领市场。之后，在相对较晚的发明专利申请授权之前，申请人还可以结合产品的市场情况以及企业的市场策略和专利战略，选择放弃实用新型专利权来获得发明专利权，或者放弃发明专利权而继续维持实用新型专利权，又或者通过修改发明专利申请文件使之与实用新型专利权不属于同样的发明创造而保留两项专利权。总之，“一案两报”的申请策略能够比较好地解决申请人想要尽早获得专利保护与发明专利申请审查期限较长且授权难度较大之间的矛盾，确保了申请人通常能够获得至少一项专利权，为企业提供了多层次的保护方式。
但是，随着上述审查新形势的推行，若申请人还想对产品保护采取一案两报的申请策略时，势必会遇到发明专利申请延后审查和延后获得审查结果的情形，这自然会在一定程度上影响申请人的知识产权规划。所以，针对仍然存在一案两报申请需求的申请人，笔者认为可能可以考虑采取以下的申请策略来规避：

1）同日申请保护范围不同的“一案两报”申请策略
在本策略下，可以对一件产品技术方案撰写权利要求书保护范围不同的发明专利申请和实用新型专利申请并进行同日递交，递交的同时须不进行同日申请的声明来避免国知局对发明专利申请的延后审查。
由于该发明专利申请和实用新型专利申请的保护范围不相同，因此递交的两件专利申请并不属于法九条规定的同样的发明创造；又由于二者的申请日是同一天，因此较早授权公开的实用新型专利也不会构成发明专利申请的现有技术或抵触申请，由此能够规避《专利法》第22条中三性的问题；并且，由于二者具有不同的保护范围，如果发明专利申请能够获得授权，申请人也无需放弃实用新型专利权。
但是，本策略存在两个需要关注的问题：其一是，二者保护范围的区别化如何处理？笔者认为优选的方式是使发明专利申请的保护范围略大于实用新型专利申请的保护范围，如此可以较好地增强通常会直接授权的实用新型专利的稳定性；而且，还可以考虑在实用新型专利申请的独立权利要求中记载至少一个发明专利申请中没有记载且不会明显缩小实用新型保护范围的技术特征，尽可能避免发明专利申请修改后的权利要求可能与实用新型专利具有相同保护范围而无法通过法九条来解决的问题。其二是，国知局会不会对此同样认定为属于变型的“一案两报”而同样采取延后发明专利申请审查的处理方式？对于该问题，可能就需要一些实操经验或者解释来解答了。
2）不同日申请保护范围不同的“一案两报”申请策略
根据《专利法》第34条的规定，专利行政部门收到发明专利申请后，经初步审查认为符合本法要求的，自申请日起满18个月即行公布。而发明专利申请在公布之后才能进入实审并获得审查结果，可见我国发明采取的是早期公开延迟审查的审查制度。为了尽早获得发明专利申请的审查结果，申请人可以提交提前公开的请求。对于要求提前公开的发明专利申请，该申请经初步审查合格后即可进入公开程序，一般自申请日起4-10个月即可公布。
基于上面的审查制度，在本策略下，申请人可以先提交发明专利申请，然后在发明专利申请公布之前的时间段内调整实用新型的保护范围后再提交实用新型专利申请，递交实用新型专利申请时须不要求在先发明专利申请的优先权来避免在先申请的视为撤回。
由于该发明专利申请和实用新型专利申请的申请时间不相同也未进行同日申报声明，因此不存在法九条和同日发明申请延后审查的问题。但是，本策略也存在需注意的两点：其一是，需密切关注在先发明专利申请的公布时间，尽早递交实用新型专利申请，避免打时间差不成而导致的操作失误；其二是，因在先的发明专利申请可能构成在后的实用新型专利申请的抵触申请而破坏其新颖性和稳定性，因此需要适当调整在后申请的实用新型专利申请的保护范围，使其相对于在先的发明专利申请具有新颖性，例如增加在先的发明专利申请未记载的技术方案或者技术特征。
在目前越来越多变甚至严苛的审查趋势下，如何积极应对并策划合理的申请策略来帮助申请人更好地保护其创新成果并实现其知识产权战略，是专利服务机构和专利代理师都需要面对和思考的问题。“一案两报”申请策略初是为了解决20世纪90年代申请量持续增加与审查力量严重不足的问题而产生的处理方式，未来它可能也需要进一步的调整来匹配不断发展的中国知识产权大环境，但现阶段它还是企业实施专利战略的重要手段之一，所以“一案两报”也不是不能报，还是要看怎么报！